HD Joven: David contra Goliat, o Zara vs ZARA

¿Quién no querría poder vivir a costa de la creación de una marca y que ésta fuera el buque insignia de tu compañía? Este es un pensamiento que no pocas veces se le habrá pasado por la cabeza a algún pequeño o mediano empresario a la hora de explotar una marca. Sin embargo, son numerosas las barreras que existen a la hora de crear un signo distintivo que pueda llevar a una compañía al éxito. Una vez conseguido este objetivo, el siguiente paso consiste en proteger la marca, ya que como propietario existe un interés de uso en exclusiva, pues en multitud de ocasiones la picaresca de algunos hará que se aprovechen del éxito o renombre de marcas ya consolidadas.

Este es el caso de la marca ZARA, que en los últimos días ha saltado a la palestra por una sorprendente resolución del Tribunal de Justicia Europeo (véase noticia del diario Expansión). Poniéndonos en antecedentes para entenderla mejor, debemos retroceder hasta el año 2013, donde dos empresarios del sector turístico de Tanzania, los cuales eran titulares en su país de la marca Zara, solicitaron ante la Oficina de Armonización del Mercado Anterior (OAMI), encargada del registro de marcas en la Unión Europea, la caducidad de la marca ZARA para servicios de transporte, hospedaje temporal, entre otros…, con el fin de poder operar en Europa con la marca que ya tenían concedida en su país. Con esta solicitud no se pretendía que ZARA dejase de operar como marca en su conjunto, sino que se concediera la caducidad solo para aquellos segmentos en los que la empresa de Amancio Ortega está registrada pese a no utilizar su marca.

La OAMI consideró que Inditex no había hecho uso suficiente de la marca ZARA durante un periodo de cinco años dentro del sector del transporte y del turístico, pese a las pruebas que estos habían aportado de su uso, por lo que resolvió fallando a favor de los dos empresarios. Esto es así, ya que la normativa en materia de marcas comunitarias permite la coexistencia de dos signos con una misma denominación pero en diferentes sectores. Inditex utilizó las armas que en ese momento tenía y recurrió esta decisión, viendo rechazada sus pretensiones en todas las instancias.

La práctica llevada a cabo por el grupo Inditex no es la única, ya que es habitual entre las grandes compañías, cuando son titulares de una marca cuyo éxito se ha extendido en el mercado, solicitar el registro de esa marca más allá de los productos o servicios en los que va a realizar su actividad empresarial, imposibilitando así que otras empresas de diferentes sectores se aprovechen de esa “fama” que pese a no ser de su actividad propiamente dicha. Un ejemplo de esto que acabamos de hablar es la marca Coca-cola, una marca que cuando todos pensamos en ella, lo primero que se nos viene a la mente es el refresco, pero sorprendentemente esta marca está registrada también para otros productos como vinagres, vinos, productos hortícolas entre otros.

Llegados a este punto planteamos la siguiente cuestión, ¿debería de permitirse el registro de marcas pertenecientes a grandes empresas más allá de los productos o servicios que van a realizar su actividad empresarial aprovechándose del éxito y su posición en el mercado?, ¿o deberían los Estados crear mecanismos para limitar estas actuaciones, habituales casi siempre en las grandes compañías? Desde mi punto de vista creo que sería aconsejable utilizar mecanismos para limitar estas prácticas, como ya sucede en otros Estados, como es el caso de los Estados Unidos, en los que para poder inscribir una marca debes de presentar un escrito comprometiéndote a utilizar la misma dentro de los tres primeros años, que no solo se queda en una mera declaración de intenciones, sino que llegado los tres años es obligatorio aportar pruebas del uso que se está haciendo de la marca en ese país.

Volviendo al tema que nos ocupa, debemos de decir que desgraciadamente todo el camino recorrido por estos dos empresarios quedará en papel mojado pese a su victoria, ya que con toda probabilidad, el grupo Inditex amparándose en que la marca ZARA es una marca de renombre, es decir, una marca que todos conocemos y no tenemos ninguna duda en identificarla en el ámbito comercial (salvo que seas un ermitaño), impedirá cualquier acceso al registro de una marca idéntica o similar.

Entonces sólo nos cabe preguntarnos, ¿es justa esta situación?, si hablamos estrictamente en términos jurídicos, es totalmente aceptable esta situación, pues tanto las normas nacionales como internacionales tienden a proteger a estas grandes marcas, así por ejemplo lo recoge nuestra ley de Marcas en su artículo 8: “No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores..” Pero si hablamos desde un punto de vista justo desde la perspectiva del ciudadano de a pié, entonces nuestra respuesta cambia radicalmente, pues asistimos de nuevo a la protección de los intereses de las grandes compañías en perjuicio de las medianas o pequeñas empresas, o ¿por qué si se permite que existan dos marcas idénticas pero en distintos productos o servicios, no gozando estas de un renombre en el mercado?, es decir, ¿porque si se puede registrar Bar Pepe sin que exista un conflicto entre ambos negocios, pero no ZARA para el sector transportes? La respuesta a este interrogante es sencilla, no son grandes marcas pertenecientes a grandes compañías.

 

7 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Gracias por la información y por el artículo.

    Mi respuesta a la pregunta que hace el autor es que la relación Marca-Producto –en sentido amplio– es lo importante y es lo que debe proteger. El resto es un problema hasta para quien cree que actúa en interés de la Marca inicial. En Este caso ZARA.

    No solo es de sentido común que quien ya usa la misma marca en otra actividad la conserve sino que también tiene sentido empresarial para el propietario de la Marca en otros productos y actividades.

    El asunto "Brand", marca, es de los más estudiados en Marketing y en Valoración de Intangibles.

    Dos temas que –en primer lugar– tienen que ver con los contenidos neuronales creados en la mente de los clientes a lo largo del tiempo. Todas las asociaciones cognitivas, emocionales y de actitudes –inconscientes fundamentalmente– que un símbolo suscita.

    Como hablamos de Capital Simbólico y todo tiene precio, el valor de una Marca se mide por el Valor Presente de sus Flujos de Caja Descontados. Fórmula de McKinsey consolidada desde hace más de 35 años.

    Decía que es una mala decisión tratar de asociar una Marca de Éxito a Líneas de producto dispares.

    Esto es así porque viola alguna ley de Marketing importante: En inglés se conoce como "The Law of (product) Line Extension" que viene a decir que cualquier dilución del capital simbólico fuera de lo que ya se ha consolidado en las neuronas de tus clientes…….. es un error que terminarás pagando.

    Error que, por cierto, casi todas las marcas cometen antes o después durante su ciclo de vida.

    Saludos

    • Isidro Elhabi
      Isidro Elhabi Dice:

      Meter esas noticias con esas frases es intoxicar. Una práctica algo habitual de los narcos es meter droga en contenedores ajenos para así evitar controles, y una vez el contenedor está en el puerto de destino, bien sacar la droga o bien atracar el camión que la transporta sin conocimiento de ello. En ocasiones, bien no pueden sacarla o no consiguen atracar el camión. Lo raro es que con el volumen de cientos de miles de contenedores que debe mover Zara alrededor del mundo solo le haya ocurrido 2 veces. Otras empresas también se han encontrado con alijos involuntarios y ni de lejos se dedicaban a la droga y así se ha demostrado.

  2. Jeroni
    Jeroni Dice:

    ¡Enhorabuena por este interesante artículo! Sin duda, es un ejemplo más de que lo que es conforme a Derecho no siempre se adecúa a lo que consideraríamos "justo". Gracias por la información.

  3. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Para casos como este están los acuerdos de coexistencia, si las partes tienen abogados o agentes de la propiedad industrial (o, simplemente, directivos y empleados) capaces de hablar y comprender dónde opera cada uno. Yo veo por las carreteras camiones en los que pone "Zara" no "Inditex". En cuanto a las pruebas de uso, no son necesarias para las marcas notorias y nuestra Zara afortunadamente para todos lo es. Las noticias que cuelga De Lege Ferenda, con todo respeto a su opinión, difícilmente tendrán que ver con la empresa, cuya trayectoria no puede sino llenar de orgullo a cualquier españolito de bien, en mi modesta opinión, sino con quienes aprovechan el tráfico multimodal en contenedores para hacer de las suyas con la droga. Podría hablarse de las condiciones de trabajo de proveedores, pero hace unos años que Inditex parece haber puesto en marcha una política seria de RSC. Coincido con el autor, por experiencia, en que en algunos países serios en materia de propiedad industrial si una compañía registra una marca en una clase del nomenclator y no la usa, puede decaer. Interesante. Gracias por el post.

  4. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Este artículo me ha recordado algún caso como el de Rumasa (luego Nueva Rumasa) y más cercanos el de dos empresas con nombres reconocidos que fueron a parar a "despachos de abogados" para ser utilizadas como "empresas instrumentales" (sic) sin que los socios anteriores pudieran recuperar las "marcas". No sé si esto es posible y durante cuanto tiempo. Me gustaría alguna aclaración al respecto. Muchas gracias y saludos.

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