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Thermomix gana la primera batalla a Lidl

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El pasado día 19 de enero de 2021, el Juzgado Mercantil nº5 de Barcelona dictó Sentencia en el “Caso Vorwerk & amp, Co vs. Lidl Supermercados S.A.”, más conocido como el “Caso Thermomix”.

Por sentar antecedentes, la controversia parte de la comercialización por parte de la cadena de supermercados del robot de cocina “Monsieur Cuisine Connect” que, según la empresa Vorwerk & amp, Co., en lo sucesivo, Vorwerk, no era sino una imitación del robot de cocina “Thermomix”, lo cual suponía una vulneración de la patente europea EP 1 269 898, validada en España como ES 2 301 589.

La patente registrada por Vorwerk está compuesta de ocho reivindicaciones que, conforme con el tenor literal del artículo 28 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sirven para definir el objeto para el que se solicita la protección, parte de las cuales, Lidl, habría incorporado posteriormente a su robot de cocina.

Así pues, cuando Lidl inició la comercialización de su producto, la titular de la meritada patente interpuso la pertinente demanda de juicio ordinario en ejercicio de una acción de infracción de las patentes de invención EP 2 269 898 – ES 2 301 589, interesando la retirada del mercado de los robots de cocina “Monsieur Cuisine Connect”, así como la abstención de su fabricación y comercialización con la correspondiente indemnización a favor de la titular de la patente vulnerada.

Por su parte, Lidl enfocó el “grueso” de su defensa en solicitar la nulidad de la patente por falta de concurrencia de los requisitos de patentabilidad recogidos en el Título II de la Ley de Patentes. Conviene en este punto, antes de entrar a analizar de forma individualizada los argumentos de Lidl, aclarar cuáles son estos requisitos y por qué causas puede una patente devenir nula.

En primer lugar, dispone el artículo 4 de la Ley de Patentes que son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. De lo anterior se infiere que tres son los requisitos que deben concurrir en una invención para que ésta pueda ser patentable: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, regulados en los artículos 6,8 y 9 de la Ley de Patentes.

Sobre la novedad, se considera que una invención es nueva en tanto no esté comprendida en el estado de la técnica, esto es, que se trate de una característica nueva no incorporada o que no sea parte de los conocimientos existentes en su ámbito. En cuanto a la actividad inventiva, se entenderá que existe en tanto en cuanto ésta no resulte evidente para un experto en la materia.

Por último, puede afirmarse que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando el objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 102 , una vez patentada una invención determinada, ésta puede ser declarada nula cuando concurra alguna de las causas recogidas en el apartado 1 del citado precepto: (a) cuando se justifique que no concurre alguno de los anteriores requisitos; (b) cuando no describa de forma suficiente la invención para que pueda ejecutarla un experto en la materia; (c) cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de la patente tal y como fue presentada; (d) cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente; (e) cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla.

Pues bien, sobre la base estos dos artículos, Lidl alegó en su defensa la nulidad de la patente de Vorwerk por tres motivos: adicción de la materia (artículo 102.1.c), falta de novedad (artículo 102.1.a) y falta de actividad inventiva (artículo 102.1.a) de parte de las reivindicaciones presentadas por la titular de la patente.

Veamos resumidamente la postura de la demandada respecto de cada uno de estos tres argumentos, así como la respuesta finalmente dada por este Tribunal.

Sobre la causa de nulidad por adición de la materia, artículo 102.1.c) de la Ley de Patentes

La prohibición de la adición de la materia se recoge en el artículo 102.2.c) de la Ley de Patentes, así como en los artículos 138.1.c) del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, en relación con el artículo 123.2 de dicho Convenio. En suma, supone que una vez registrada una patente, ésta no podrá modificarse de forma que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se hubiera presentado, es decir, que no se proteja más de aquello para lo que inicialmente se solicitó dicha protección.

Sobre la base de lo anterior, sostiene Lidl en su defensa que debería declararse la nulidad de la patente a causa de las Reivindicaciones 1.4 y 1.5, relativas al circuito de mando de la tarjeta de control. Dejando a un lado lo técnico y centrándonos en lo jurídico, argumentaba Lidl que las características descritas en estas Reivindicaciones no figuraban expresamente en la descripción original de la patente, por lo que no podrían protegerse por la misma.

Sin embargo, el Tribunal sostiene que los argumentos de Lidl respecto de la nulidad por adición de la materia en este punto son en vano, ello por cuanto, a la vista de los cinco informes periciales valorados en la Sentencia, se concluye que cualquier experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción concluiría de manera directa e inequívoca, que tanto las características como las funciones protegidas se encuentran dentro de las posibilidades contempladas en la descripción original.

Sobre la falta de novedad, artículo 102.1.a) de la Ley de Patentes

La novedad como requisito sine qua non de una patente se recoge en el, antes citado, artículo 6 de la Ley de Patentes, así como en el artículo 54.1 del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas. Como se indicaba anteriormente, la novedad exige que la invención no esté comprendida dentro del estado de la técnica, es decir, que no derive de aquello que existía antes de la fecha de la solicitud de la patente.

En este caso, la falta de novedad se alegó respecto de la Reivindicación 1.6, relativa al dispositivo de pesada. El Tribunal compara esta reivindicación con la patente US 5 329 069 (BRAUN) y, a la vista de los informes periciales, concluye que existe una ventaja en la patente del robot “Thermomix” no comprendida dentro del estado de la técnica, pues este robot de cocina permite que funcionando el mecanismo agitador, pueden pesarse alimentos con la tapa puesta, algo que subrayan especialmente los juzgadores quienes, a continuación, concluyen que en el modelo de BRAUN NO pueden pesarse alimentos una vez funcionando el mecanismo agitador.

Lo anterior supone, pues, que la Reivindicación 1.6 no está comprendida en el estado de la técnica, ergo, concurre en este caso el requisito de novedad.

Sobre la falta de actividad inventiva, artículo 102.1.a) Ley de Patentes

Como bien indica la Sentencia analizada, para apreciar la concurrencia de actividad inventiva en una patente, debe valorarse si un experto en la materia podría obtener el mismo resultado en función de sus propios conocimientos partiendo de lo descrito con anterioridad.

En este caso se plantea si la Reivindicación descrita por Vorwerk podría haber resultado evidente para un experto en la materia.

Sobre esta cuestión, el Tribunal coincide con los razonamientos del perito de la empresa demandante, quien considera que, si bien las soluciones propuestas en el robot “Thermomix” eran verdaderamente sencillas, no eran, sin embargo, obvias, pues en el estado de la técnica no se planteaba, siquiera, el problema de que un robot de cocina pudiera realizar funciones tan simples como el pesado de alimentos en el vaso de agitación con independencia del estado del interruptor, por lo que, concluye la Sentencia, un experto en la materia no habría llegado a la invención, pues no hubiera encontrado siquiera la motivación para hacerlo. Es decir, en tanto la Reivindicación 1 da solución a un problema que en el estado de la técnica no existía, un experto en la materia no habría llegado a la misma solución, pues no se lo habría planteado.

Por todo lo anterior, concluye el Tribunal que la patente española ES 2 301 589, titularidad de Vorwerk, es válida en tanto concurren los requisitos exigidos por la Ley de Patentes sin que pueda apreciarse vicio alguno y, en consecuencia, la comercialización del robot de cocina “Monsieur Cuisine Connect”, por parte de la cadena de supermercados Lidl, el cual reproduce las características de la Reivindicación 1 de la patente protegida, supone un acto de explotación directa prohibido por el artículo 59 de la Ley de Patentes.

Por todo lo cual, el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona condena a la demandada a cesar la fabricación y comercialización de su robot de cocina, retirar del mercado los ejemplares existentes (junto con todo tipo de documentos comerciales, material publicitario y similares), debiendo proceder a su destrucción, así como indemnizar a la titular de la patente por los daños y perjuicios causados que, si bien se determinarán en fase de ejecución de sentencia, poca duda cabe de que la suma será millonaria. No obstante, habrá que estar pendientes de un posible recurso por parte de Lidl.

HD Joven: El procedimiento único de concesión de patentes, ¿acierto o error?

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El pasado 1 de abril de 2017 entró en vigor la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Los principales objetivos de esta ley son, por una parte, la equiparación de la normativa nacional a la de los países de nuestro entorno y, por otra parte, el fortalecimiento del sistema nacional de patentes.

Para lograr el primero de los objetivos, se refunden en la nueva ley las normas básicas que permitan aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones; además, se desarrolla el Derecho de la Unión en estas materias, por ejemplo, en lo que respecta a las invenciones biotecnológicas y la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios, materias que, pese a tener lugar en la parcheada Ley 11/1986, eran merecedoras de una redacción propia.

El segundo de los objetivos es fortalecer el sistema nacional de patentes estableciendo un procedimiento de concesión que garantice la novedad y la actividad inventiva de las creacionesque alcancen protección por esta vía. Para lograrlo, la nueva ley ha introducido la mayor reforma en nuestro sistema de patentes desde 1986: el establecimiento de un único procedimiento de concesión de patentes.

Hasta ahora, el denominado sistema opcional o «a la carta» (introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial), permitía que aquellos que querían conseguir la concesión de una patente pudieran optar libremente por uno de los dos procedimientos que establecía el Titulo V de la ya derogada ley del 86: el «Procedimiento general de concesión» del Capítulo II, o el «Procedimiento de concesión con examen previo» del Capítulo III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta preferencia tiene su lógica, sobre todo considerando que una patente, aun sin examen que asegure su validez, tiene una serie de ventajas jurídicas, económicas y comerciales que sitúan a su titular en una posición privilegiada con respecto a la competencia.

La tendencia de los solicitantes españoles ha estado siempre fuertemente marcada hacia el primero de los procedimientos. Por mostrar algunos datos:

Sin embargo, hablando en términos de intereses generales, este procedimiento no cumplía plenamente la función de promover las invenciones, ya que debido a la baja exigencia de sus requisitos, llega a reconocer una protección a invenciones que realmente no suponen innovación alguna, lo que en consecuencia desincentiva el I+D en nuestro país. Por decirlo de otro modo, esos títulos que se concedían por la vía del procedimiento general, al no haber pasado el examen previo de los requisitos sustantivos de patentabilidad, eran en su mayoría invenciones con una vaga o incluso carente actividad inventiva y/o carácter novedoso. A veces, incluso, con un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) negativo, lo cual, ni era beneficioso para la innovación española en general ni era realmente útil para el titular, puesto que si quería impedir que un tercero colisionara con su «monopolio», este solo tenía que reconvenir la demanda solicitando la nulidad de la patente con sustento en un IET negativo, tal y como ya constaba en el correspondiente expediente.

Por contra, la nueva ley suprime el sistema opcional de concesión de patentes, eliminando definitivamente el procedimiento general y estableciendo como única vía un procedimiento que hace preceptiva la realización de un examen de los requisitos sustantivos de patentabilidad previamente a la concesión. Sin embargo, este procedimiento, lejos de lo que alguno podría pensar, mantiene importantes diferencias con el que sería su homólogo, el antiguo procedimiento del Cap. III del Título V de la Ley 11/1986. A modo de síntesis, las reformas más relevantes radican en dos grandes puntos:

  1. El nuevo procedimiento integra la realización del IET dentro de la fase de examen de requisitos formales, trámite que en la anterior redacción se realizaba con posterioridad.
  1. Las oposiciones de terceros se realizan después de la concesión de la patente, a diferencia de la antigua Ley donde se realizaban antes del examen de requisitos sustantivos y por supuesto antes de la concesión.

De modo esquemático los procedimientos transcurrirían de la siguiente manera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si quiere puede ver todas las modificaciones del procedimiento, consulte el siguiente PDF: Modificaciones en el proceso de concesión_Carlos Vera)

No se puede negar que la adopción del sistema único de examen previo sea una reforma arriesgada dada la preferencia de los solicitantes durante la vigencia del sistema de la Ley 11/1986. Sin embargo, como ya apuntaba el Foro de Innovación y Patentes, en su Informe sobre el examen de fondo (aquí), parecen ser varias las ventajas que este modelo unitario aporta, por ejemplo: la mayor seguridad jurídica que adquiere el concepto de patente, una mayor presunción de validez para las concedidas, la reducción del número de solicitudes presentadas sin fines comerciales (como las presentadas por los profesores de universidad o por instituciones públicas), o la mayor homogeneidad de nuestro sistema y las posturas de las principales organizaciones internacionales en las que España se integra y algunas de las posiciones de los países de nuestro entorno, evitando la particular situación de sistema opcional de examen.

No obstante, la reforma también presenta una serie de inconvenientes, tales como el incremento de costes, el prolongamiento de plazos y la duplicidad de exámenes. Siendo este último el que más preocupaba a la hora de aprobar la Ley pues según la opinión de algunos de los expertos participantes en el Grupo de Trabajo del Foro de innovación y Patentes de la OEPM, la realización de un examen sustantivo en la solicitud nacional sería redundante, ya que si se solicita la solicitud prioritaria española pero se extiende vía patente europea habría una diversidad de exámenes que pueden ser reiterativos y encarecen los costes de la patente. Lo cual podría traer consigo un comportamiento no deseable: que los solicitantes españoles dejen de solicitar patentes por vía nacional.

Teniendo en cuenta estos factores podríamos esbozar tres hipótesis sobre el comportamiento futuro de los innovadores españoles respecto al nuevo procedimiento:

Una primera hipótesis sería la realizada por el Foro de innovación y patentes de la OEPM, que presumía que <<La obligatoriedad del examen no debería afectar al número de solicitudes de patentes, que es de unas 3.000-3.600 al año, que corresponde en su gran mayoría a solicitantes residentes>>, <<entre los cuales>> añade el Foro <<el 13% son universidades, que no pagan ninguna tasa –aunque a partir de la Ley 24/2015, el sistema de bonificaciones se ha modificado-, y el 8% son el CSIC y otros OPIS. El número de concesiones sí que se vería afectado negativamente por este proceso>>. Podríamos encontrarnos un segundo escenario en el que debido a la duplicidad de exámenes y el consecuente aumento de costes y alargamiento del tiempo de los trámites, los solicitantes españoles dejen de solicitar patentes por vía nacional, pues los requisitos y costes para lograr la concesión serían tan similares a los de la patente europea, que la nacional perdería interés.

Y una tercera hipótesis que consistiría en presumir que el aumento del nivel de exigencia de los requisitos del procedimiento de concesión supondría un incentivo para el I+D. Dada la dificultad para lograr la concesión de una patente, los solicitantes que antes acudían al procedimiento general ahora se verían obligados a pulir y mejorar sus invenciones, esto aumentaría la competencia e incentivaría a las empresas que quieran situarse en esa posición privilegiada a invertir un mayor capital en I+D.

Por tanto, la cuestión es si importan las cifras o la calidad de las mismas.

A ese respecto, el Foro de innovación y patentes de la OEPM, afirma que los objetivos del sistema de patentes <<no son solo que se soliciten muchas o pocas patentes, es que estas estén bien concedidas, sean analizables y tengan los límites bien definidos>>. No obstante, me gustaría añadir que la eficacia de un sistema de patentes no debería medirse tampoco por la validez de sus patentes, sino que un sistema solo será eficaz, si además tiene por sí mismo la aptitud para promover el desarrollo tecnológico en un país.

En conclusión, la adopción del sistema único de examen previo, dados los mejorables índices de desarrollo tecnológico e innovación en España (así lo atestiguan las estadísticas de la OMPI, aquí), parece una valiente opción legislativa (pues asumir un descenso de las cifras de solicitudes no es una fácil decisión política) y aun considerados los inconvenientes expuestos y pese a la tremenda asunción de riesgo que supone, creo que merece la pena intentar un cambio radical que acerque nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno, exija superar efectivamente los requisitos de patentabilidad y fomente la inversión en I+D entre las empresas.